Обзор ключевых позиций президиума Суда по интеллектуальным правам № 1/2025 (ноябрь–декабрь 2024)

I. СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ

1. Внесение изменений в товарный знак

1.1. Существенность изменений

Постановление президиума СИП от 02.12.2024 по делу № СИП-471/2024

Изменение зарегистрированного товарного знака допустимо только в случае юридического тождества обозначений.

Роспатент отказал во внесении изменений в товарный знак «КЕБРАЧЧО» путем исключения из словесного обозначения одной буквы «Ч», поскольку такое исключение из единственного элемента словесного товарного знака в целом меняет визуальное восприятие зарегистрированного обозначения.

Суд первой инстанции счел, что вторая буква «Ч» приводит к оригинальному вос­приятию потребителями словесного эле­мента «КЕБРАЧЧО», и поддержал выводы административного органа о существенности предложенных правообладателем изменений ввиду их влияния на визуальное и фонетическое восприятие обозначения, состоящего из одного словесного элемента, что противоречит требованиям ст. 1505 ГК РФ и п. 59 Административного регламента № 1191.

Президиум СИП подтвердил правильность позиции Роспатента и суда первой инстанции, указав следующее.

Согласно подп. 5 п. 73 Административного регламента № 119 изменения заявленного обозначения признаются существенными, если они в значительной степени изменяют восприятие обозначения в целом или его основных (т.е. занимающих доминирующее положение и влияющих на восприятие обозначения в целом) элементов.

Непосредственно ГК РФ не определяет, какие изменения являются существенными, а, следовательно, недопустимыми. Подзаконными нормативными актами устанавливаются правила определения существенности изменений исключительно на стадии экспертизы заявленного обозначения. В отличие от этого, к отношениям, возникающим при рассмотрении вопроса о внесении изменений в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания и в свидетельство на уже зарегистрированный товарный знак, необходимо учитывать существо сложившихся отношений.

Изменение уже зарегистрированного обозначения возможно лишь в случае, если не происходит изменения товарного знака по существу, и третьи лица, полагавшиеся на публичную достоверность данных о конкретном охраняемом обозначении, не должны корректировать свою хозяйственную деятельность под измененное обозначение. Соответственно, возможны такие изменения, при которых зарегистрированное и новое обозначения будут юридически тождественными.

Юридически тождественными считаются, в частности, обозначения, имеющие незначительные отличия шрифта (его размер, использование строчных, а не прописных букв, наклон букв, место размещения и т.д.), а также могут быть признаны обозначения, отличающиеся лишь оттенками одного цвета. Внесение изменений в зарегистрированный товарный знак в иных случаях будет менять существо товарного знака по смыслу положений п. 1 ст. 1505 ГК РФ и затрагивать интересы иных лиц, чьи права на сходные средства индивидуализации возникли ранее2.

В рассматриваемом случае испрашиваемые изменения исключают юридическое тождество зарегистрированного и нового обозначений: словесные элементы юридически тождественными не являются, отличаясь в числе прочего составом букв.

Обзор подготовлен Аристовой Я.А.

1.2. Повод для восхищения

Постановление президиума СИП от 14.11.2024 по делу № СИП-111/2024

Вывод суда по другому делу о восприятии обозначения определенным образом подлежит учету в споре о внесении изменений в товарный знак.

Оригинальное исполнение словесного элемента может привести к возникновению комбинированного товарного знака.

Роспатент отказал во внесении изменений в знак обслуживания

«»

путем замены элемента «» на «» (с учетом изменений товарный знак приобрел бы следующий вид:

«»),

поскольку, с точки зрения административного органа, запрашиваемые изменения приводят к трансформации средства индивидуализации по существу и его восприятия в целом вследствие изменения фонетического и семантического восприятия единственного словесного элемента.

Поддерживая выводы Роспатента, суд первой инстанции установил, что до изменений последняя буква словесного элемента рассматриваемого обозначения явно воспринималась потребителем как буква «J» (словесный элемент прочитывается как «ДИЛАЙДЖ» и является фантазийным, не имеет семантического значения). Замена последней буквы «J» на «T» приведет к иному фонетическому и семантическому восприятию словесного элемента: фантазийный словесный элемент станет словом «DELIGHT», имеющим перевод с английского языка и семантическое значение «восхищение».

В отношении ссылки заявителя на то, что в рамках другого дела (в котором участвовали те же лица, что и в рассматриваемом деле) было установлено семантическое и фонетическое тождество спорного обозначения и обозначений

«», «», суд первой инстанции отметил, что указанные выводы не имеют юридического значения для рассматриваемого дела.

Президиум СИП, отменяя акт суда первой инстанции и обязывая Роспатент повторно рассмотреть заявление о внесении изменений, согласился с нижестоящим судом в том, что установление в ранее рассмотренном деле сходства приведенных и спорного средств индивидуализации само по себе не имеет значения для рассмотрения настоящего дела. Вместе с тем ранее суд не только высказался о сходстве обозначений, но и указал, что такое сходство обусловлено наличием в составе этих обозначений семантически и фонетически тождественного элемента. Иными словами, суд констатировал, что обозначение «» будет восприниматься потребителями как слово «DELIGHT», несмотря на его оригинальное исполнение; в целом обозначение прочитывается как «ДИЛАЙТ».

Таким образом, вывод суда первой инстанции в данном деле о том, что спорное обозначение прочитывается как

«ДИЛАЙДЖ», а заявленное преобразование через замену буквы «J» на «T», что приведет к его иному фонетическому и семантическому восприятию, сделан без учета преюдициально установленных обстоятельств.

С учетом того, что замена последней буквы была единственным основанием, по которому Роспатент пришел к выводу о существенности запрашиваемых изменений, президиум СИП указал на ошибочность вывода о фонетическом и семантическом изменении спорного знака обслуживания вследствие замены начертания последней буквы, поскольку словесный элемент и до испрашиваемых изменений воспринимался как «DELIGHT», т.е. имеет место юридическое тождество именно словесных элементов первоначального и преобразованного обозначений.

Президиум СИП также констатировал, что в одном и том же элементе может присутствовать несколько составляющих, делая этот элемент комбинированным. Так, оригинальный шрифт, цветовое исполнение словесного элемента не делают его исключительно словесным или изобразительным, а приводят к тому, что в одном элементе есть как словесная, так и изобразительная составляющая.

Исходя из этого, президиум суда обратил внимание административного органа на необходимость правильной квалификации: в первую очередь требуется установить, является ли знак словесным или комбинированным (представляет собой комбинацию словесной и изобразительной составляющих элемента, заключающейся в использовании оригинальных приемов стилизации шрифта). В данном случае в словесной составляющей первоначального и измененного обозначений имеется юридическое тождество. Однако в случае установления наличия изобразительной составляющей административному органу следует проверить юридическое тождество рассматриваемых обозначений по входящим в их состав изобразительным элементам.

Обзор подготовлен Аристовой Я.А.

2. Процедурные вопросы

2.1. Административная процедура и автоматизация

Постановление президиума СИП от 05.12.2024 по делу № СИП-285/2024

Роспатент не вправе повторно рассматривать возражение, если уже принято решение об удовлетворении возражения.

Роспатент удовлетворил возражение общества против решения об отказе в регистрации обозначения в качестве товарного знака.

Решение было подписано заместителем руководителя Роспатента электронной подписью и с сопроводительным письмом направлено обществу по электронной почте.

Впоследствии уведомлением административный орган сообщил обществу о том, что на основании резолюции руководителя Роспатента поступившее возражение направлено на повторное рассмотрение, в ходе которого выявлены новые основания для отказа в регистрации товарного знака. Роспатент утверждал, что подготовленный проект ошибочно скреплен электронной подписью и автоматически направлен в адрес общества по электронной почте в результате произошедшего технического сбоя автоматизированной системы административного органа.

Суд первой инстанции признал действия административного органа незаконными.

Установив подписание решения административного органа электронной подписью и последующее направление ненормативного правового акта с сопроводительным письмом, адресованным обществу, суд первой инстанции счел процедуру рассмотрения поступившего возражения завершенной.

Суд первой инстанции отметил: ни нормами ГК РФ, ни Правилами № 644/2613 не предусмотрена возможность принятия Роспатентом повторного решения на основании повторного рассмотрения одного и того же возражения на решение об отказе в предоставлении правовой охраны обозначению в качестве товарного знака, когда по результатам рассмотрения такого возражения уже принят ненормативный правовой акт Роспатента.

Выводы суда первой инстанции поддержал президиум СИП.

С точки зрения президиума СИП, суд первой инстанции обоснованно исходил из того, что решение Роспатента является принятым, так как подписано электронной подписью, принадлежащей уполномоченному должностному лицу административного органа, тогда как резолюция должностного лица о направлении возражения общества на повторное рассмотрение учинена только спустя месяц после вынесения решения. Довод Роспатента о том, что решение не было направлено по почте обществу и не опубликовано на сайте, поэтому не порождает правовых последствий, отклонен. Правилами № 644/261 не установлены ни требование о таком способе направления, на которое указывает Роспатент, ни норма о том, что только после направления/получения принятого решения по почте на бумажном носителе наступают определенные правовые последствия.

На основании п. 1 ст. 165.1 ГК РФ юридически значимые сообщения, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения ему или его представителю. Спорное решение является таким юридически значимым сообщением. Общество само просило направлять всю корреспонденцию на электронный адрес патентного поверенного.

Правилами № 644/261 не предусмотрена необходимость составления решения, принимаемого по результатам рассмотрения возражения, исключительно на бумажном носителе, а потому сам по себе факт подписания решения Роспатента электронной подписью означает, что ненормативный правовой акт издан и порождает юридические последствия. Поскольку сопроводительное письмо с решением Роспатента было направлено по электронному адресу патентного поверенного, который был привлечен для сопровождения заявки и получено обществом, то у последнего очевидно не могло быть сомнений в том, что ненормативный правовой акт действительно издан Роспатентом и что в силу общеправовой презумпции законности действий и добросовестности всех участников правоотношений этот документ является действительным.

Кроме того, в сопроводительном письме была разъяснена возможность получения свидетельства и выписки из соответствующего государственного реестра в форме электронного документа. Таким образом, имеется как подписанное в установленном порядке надлежащим лицом решение Роспатента, порождающее последствия для общества, для самого административного органа и для третьих лиц, так и совокупность последующих действий Роспатента, показывающих, что сам административный орган исходил из наличия такого решения.

Соответственно, последующие действия Роспатента о возобновлении рассмотрения уже рассмотренного возражения общества являются незаконными.

Обзор подготовлен Аристовой Я.А.

3. Досрочное прекращение прав на товарные знаки

3.1. Использование под контролем правообладателя

Постановление президиума СИП от 26.12.2024 по делу № СИП-64/2024

Договор поставки товара, маркированного товарным знаком, даже если он заключен за границей, но из него следует намерение покупателя – российского лица использовать товарный знак на территории Российской Федерации, может свидетельствовать об использовании этого товарного знака на территории России под контролем правообладателя.

Обычное (нормальное) условие оборота определенных товаров, не являющееся временным препятствием, не может быть признано уважительной причиной неиспользования товарного знака.

Общество обратилось в СИП с иском о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в отношении товаров 34 класса МКТУ (снюс; сигареты; папиросы; табак; изделия табачные) вследствие его неиспользования.

Решением суда первой инстанции иск удовлетворен полностью. Президиум СИП отменил решение в части досрочного прекращения охраны в части товаров «табак; изделия табачные» и направил дело на новое рассмотрение, отметив следующее.

1. В отношении табака и изделий табачных правообладатель представил в материалы дела договор поставки между правообладателем и российской организаций, а также универсальные передаточные документы, подтверждающие реализацию этого товара на территории Российской Федерации, в которых в качестве продавца указано это российское лицо.

Суд первой инстанции пришел к выводу, что данные документе не подтверждают факт использования товарного знака под контролем правообладателя.

Президиум суда отметил, что контроль со стороны правообладателя может быть различным для случая, когда товарный знак используется иным лицом при производстве товара (контроль качества товара, объемов производства и реализации и пр.), и для случая импорта оригинального товара и его дальнейшей реализации. В последнем случае необходимость в дополнительном контроле качества и объемов производства товара отсутствует. Вместе с тем воля правообладателя должна быть направлена на использование товарного знака на территории Российской Федерации.

Договор поставки хоть и предполагает поставку товара российскому лицу за пределами Российской Федерации, но содержит условия о необходимости соответствия качества поставляемых по нему товаров стандартам и иной нормативной документации Российской Федерации, об обязательной маркировке акцизными марками, требования к которым установлены в соответствии с законодательством Российской Федерации, об изложении информации для потребителей на русском языке.

Президиум СИП признал вывод суда первой инстанции о недоказанности использования спорного товарного знака российским лицом под контролем правообладателя преждевременный и сделанным без оценки имеющихся в материалах дела доказательств в их совокупности и взаимной связи с учетом указанной позиции.

2. Правообладатель указывал на то, что причиной неиспользования товарного знака в отношении товара «снюс» является арест этой продукции, поставляемой на территорию Российской Федерации.

Президиум СИП согласился с судом первой инстанции, что наличие уважительной причины неиспользования не доказано.

В силу абз. 2 п. 3 ст. 1486 ГК РФ при решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по не зависящим от него обстоятельствам.

Президиум СИП отметил: уважительные причины неиспользования товарного знака – это временные обстоятельства, которые препятствуют обычной деятельности правообладателя, в ситуации, когда имеются разумные основания полагать, что соответствующая деятельность будет восстановлена. В такой ситуации, с одной стороны, защищается интерес правообладателя, для которого трехлетний срок, предусмотренный законом и международным договором, оказывается объективно (и независимо от него) недостаточным для обеспечения нормального использования товарного знака. С другой стороны, защищается интерес общества в целом в ситуации, когда сохраняется правовая охрана только товарных знаков, которые объективно смогут после прекращения временных препятствий выполнять функцию индивидуализации конкретных товаров.

Вместе с тем арест товара «снюс» в данном случае временной причиной, препятствующей использованию в этой части спорного товарного знака, не является. Согласно п. 8 ст. 19 ФЗ от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции» запрещается оптовая и розничная торговля насваем, табаком сосательным (снюсом), пищевой никотинсодержащей продукцией, а также никотинсодержащей продукцией, предназначенной для жевания, сосания, нюханья.

Таким образом, снюс является продукцией, наносящей вред здоровью и прямо запрещенной к продаже нормами действующего законодательства. Подобное препятствие к использованию спорного товарного знака для индивидуализации снюса является постоянным, а не временным. Оснований полагать, что данный запрет будет отменен, не имеется.

Более того, законодатель лишь расширяет предусмотренный запрет. Федеральным законом от 30.12.2015 № 456-ФЗ ст. 19 ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции» была дополнена частью 8, предусматривающей, что запрещается оптовая и розничная торговля насваем и табаком сосательным (снюсом). С 01.03.2025 вступает в силу п. 4.1 ч. 1 ст. 6 ФЗ от 13.06.2023 № 203-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота табачных изделий, табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства», согласно которому на территории Российской Федерации не допускается производство насвая и табака сосательного (снюса). Соответственно, отсутствуют разумные основания считать временными ограничения в области введения в гражданский оборот такого товара, как «снюс».

Иными словами, запрет на реализацию названного товара на территории Российской Федерации является обычным (нормальным) условием оборота табачных изделий, а не временным препятствием, которое может быть признано уважительной причиной неиспользования товарного знака.

Обзор подготовлен Кольздорф М.А.

3.2. Уважительные причины неиспользования товарного знака и экспортные ограничения

Постановление президиума СИП от 01.11.2024 по делу № СИП-1161/2023

Оценка уважительности причин неиспользования товарного знака, в частности ввиду экспортных ограничений, производится отдельно в отношении каждой спорной товарной позиции. Если товарная позиция является широкой, учитывается то, какие охватываемые этой позицией товары поставлялись в Российскую Федерацию и в отношении всех ли из них введены ограничения.

Общество обратилось с иском о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, зарегистрированного в том числе для мяса.

Решением суда первой инстанции, оставленным в силе президиумом СИП, требования удовлетворены. При этом суд отметил следующее.

1. Заинтересованность в досрочном прекращении охраны товарного знака вследствие его неиспользования устанавливается на дату направления предложения заинтересованного лица. Вместе с тем возникшие позднее доказательства могут быть учтены, если они подтверждают интерес на указанную дату. 

2. Правообладатель должен доказать факт использования товарного знака для товаров, в отношении которых установлена заинтересованность истца. По общему правилу, однородность товаров не учитывается, за исключением широко известных товарных знаков (п. 166 Постановления № 104). Если представленные правообладателем доказательства свидетельствуют об использовании товарного знака не в отношении всех спорных товаров, то при наличии довода и доказательств широкой известности спорного товарного знака в отношении именно тех товаров, для которых установлено его использование, суд исследует, можно ли признать какие-либо товары, находящиеся в споре, однородными тем, в отношении которых установлена широкая известность.

3. При оценке уважительности причин неиспользования товарного знака следует иметь в виду, что если правительством соответствующей страны установлен запрет на вывоз определенного подвида товара, то это не оправдывает неиспользование для остальных подвидов этого вида товаров, которые правообладатель поставлял до введения ограничений и, соответственно, мог использовать товарный знак. Если товарный знак зарегистрирован в отношении широкой категории (в данном случае «мясо»), это не означает обязанность правообладателя использовать товарный знак в отношении всех видов этого товара (говядины, свинины и т.д). Если правообладатель занимается производством и реализацией исключительно говядины под своим товарным знаком, на период действия товарных ограничений его нельзя заставить заниматься иными видами мяса – это попирает в том числе ожидания потребителей, которые связывают конкретный товар с конкретным обозначением. Правообладатель сам вправе выбирать, какие товары под своим обозначением выводить на рынок, обеспечивая привычное потребителям качество товара. Соответственно, если товарные ограничения введены в отношении именно того товара, который вводил в оборот правообладатель, это является уважительной причиной неиспользования спорного товарного знака в отношении тех товарных позиций, по которым классифицируется соответствующий товар.

4. Представление в суд документа, выполненного шрифтом 0,5 мм (т.е. размером 1,4 типографского пункта) в ситуации, когда имелась возможность его подготовки в любом шрифте, признано злоупотреблением процессуальным правом.

Обзор подготовлен Кольздорф М.А.

II. ПАТЕНТЫ

4. Патенты на изобретения

4.1. Простота изобретения может быть обманчивой

Постановление президиума СИП от 23.12.2024 по делу № СИП-236/2024

Не допускается привлечение специалиста для восполнения обязанности заявителя по доказыванию.

При анализе изобретательского уровня подлежат учету общие знания специалиста, однако уровень знаний специалиста должен оцениваться на дату приоритета спорного изобретения, а не на какую-либо иную дату (дату подачи возражения, дату рассмотрения дела в суде).

Если подтверждена охраноспособность спорной композиции, соответственно, и способ получения такой композиции не может быть признан известным из уровня техники и общих знаний специалиста на юридически значимую дату.

Роспатент отказал в удовлетворении возражения общества против выдачи патента на группу изобретений «Лекарственная композиция протекторного действия и способ ее получения».

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменений постановлением президиума СИП, решение Роспатента признано законным и оставлено в силе.

Отказывая в удовлетворении кассационной жалобы, президиум СИП указал следующее.

1. Довод общества о незаконности отказа суда в удовлетворении ходатайства о привлечении к участию в деле специалиста не основан на нормах АПК РФ и разъяснениях, данных в п. 40 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.12.2021 № 46 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в суде первой инстанции».

Так, привлечение к участию в деле специалиста не является обязанностью суда. Вопрос о необходимости его участия в деле разрешается судом в каждом конкретном случае с учетом фактических обстоятельств дела и представленных доказательств. В случае если суд придет к тому выводу, что дело может быть рассмотрено без участия в деле лица, обладающего специальными техническими знаниями, специалист не привлекается.

Президиум СИП отметил, что отказ суда первой инстанции был не только должным образом мотивирован, но и обоснован в той мере, в которой специализированный суд обладает необходимой компетенцией для самостоятельного разрешения технических вопросов в рассматриваемом деле (определение ВС РФ от 09.02.2017 № 300-ЭС16-19920; постановление президиума СИП от 29.02.2024 по делу № СИП-868/2022).

Более того, президиум суда отметил, что не допускается привлечение специалиста для восполнения обязанности заявителя по доказыванию. В данном случае податель возражения не подтвердил при обосновании мотивов возражения известность специалисту на дату приоритета спорного патента отличительного признака группы изобретений.

2. Доводы кассационной жалобы сводились к тому, что из уровня техники известны два вещества, являющиеся исходными компонентами для получения нового химического соединения путем простого смешивания.

Вместе с тем известность из уровня техники компонентов для получения нового химического соединения не свидетельствует об известности самого этого химического соединения.

При анализе изобретательского уровня подлежат учету общие знания специалиста, но как президиум СИП правам неоднократно указывал, уровень знаний специалиста должен оцениваться на дату приоритета спорного изобретения, а не на какую-либо иную дату (дату подачи возражения, дату рассмотрения дела в суде).

Общество должно было подтвердить известность определенных обстоятельств специалисту на дату приоритета данной группы изобретений, а не после даты приоритета, тем более, если приведенные мнения специалистов основывались на сведениях из описания этой группы изобретений.

С учетом такого обстоятельства данные мнения правильно не учитывались ни Роспатентом, ни судом первой инстанции.

Подход о необходимости учета риска последующего анализа (ретроспективной предвзятости, знания «задним числом») приведен, например, в постановлениях президиума СИП от 18.12.2023 по делу № СИП-730/2022 и от 16.10.2024 по делу № СИП-190/2023.

При этом, как прямо подчеркнуто в пункте 79 Правил № 3165, изобретение не рассматривается как не соответствующее изобретательскому уровню из-за его кажущейся простоты и раскрытия в материалах заявки механизма достижения технического результата, если такое раскрытие стало известно не из уровня техники, а только из материалов заявки.

При таких обстоятельствах президиум СИП согласился с выводами Роспатента и суда первой инстанции в отношении неизвестности спорного признака из противопоставленных источников и общих знаний специалиста на дату приоритета спорной группы изобретений.

3. Что касается соответствия условию патентоспособности «изобретательский уровень» пункта 2 формулы спорного изобретения, президиум СИП обратил внимание на то, что в рамках описываемого дела подтверждена охраноспособность спорной лекарственной композиции, соответственно, и способ получения такой композиции не может быть признан известным из уровня техники и общих знаний специалиста на юридически значимую дату.

Обзор подготовлен Капыриной Н.И.

4.2. Кристаллические решетки

Постановление президиума СИП от 17.12.2024 по делу № СИП-1013/2023

При проверке изобретательского уровня новой кристаллической формы Роспатент должен оценить, проявляет ли такая форма в конкретном случае неожиданные для специалиста полезные свойства, демонстрирует ли неожиданный для специалиста эффект (технический результат), было ли ее выявление рутинной операцией или же было направлено на решение конкретной технической задачи.

Компания подала две заявки на выдачу патентов на группы изобретений, охарактеризованных в формулах как кристаллические полиморфы соединений.

Роспатент установил, что из уровня техники известны соединения, описанные в формуле. Предложенное соединение отличается от известного из противопоставленного источника тем, что представлено в кристаллической форме, охарактеризованной конкретными параметрами своей кристаллической решетки. Для специалиста в данной области техники очевидно, что указанная в качестве технического результата стабильность кристаллической формы относится к свойствам, которые не могут быть признаны неожиданными, поскольку из уровня техники известно, что формы соединений – кристаллы, гидраты и сольваты – получают именно с целью улучшения/модифицирования таких свойств, как стабильность, чистота, растворимость, и т.д. Таким образом, сведения о достижении стабильности предложенным кристаллическим полиморфом соединения явным образом следуют из уровня техники.

По итогам рассмотрения обеих заявок Роспатент принял решения об отказе в выдаче патентов на группы изобретений ввиду их несоответствия условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Далее Роспатент отказал в удовлетворении возражений компании против данных решений об отказе в выдаче патентов.

Суд первой инстанции признал решения Роспатента недействительными и обязал Роспатент повторно рассмотреть возражения компании. Суд принял во внимание пояснения специалиста об отсутствии установленной методики получения конкретных полезных в практическом смысле полиморфов, ввиду чего соответствующая задача может быть не очевидной для специалиста. Суд счел необоснованными выводы Роспатента об очевидности выявления новых кристаллических форм полиморфов путем изменения параметров получения, а также об очевидности наличия у этих форм улучшенных свойств стабильности, поскольку, с точки зрения специалиста, получение конкретных полиморфов, а также то, что указанные полиморфы обязательно будут обладать улучшенной стабильностью, не очевидно.

Поддерживая выводы суда первой инстанции, президиум СИП констатировал, что по сравнению с веществом, раскрытым в противопоставленном источнике информации, отличительным признаком изобретений по независимому пункту формул по заявкам является конкретная кристаллическая форма этого вещества.

Президиум СИП указал, что ГК РФ не устанавливает конкретную, единственно возможную методологию проверки изобретения на соответствие условию охраноспособности «изобретательский уровень», однако возможным вариантом методологии проверки изобретательского уровня изобретения, предусмотренным п. 76 Правил № 316, предполагается определенный алгоритм действий:

определение наиболее близкого аналога изобретения (шаг 1);

выявление признаков, которыми заявленное изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, отличается от наиболее близкого аналога (отличительных признаков) (шаг 2);

выявление из уровня техники решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками заявленного изобретения (шаг 3);

анализ уровня техники в целях подтверждения известности влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на указанный заявителем технический результат (шаг 4).

Данная методология не является единственно возможной.

С учетом специфики полиморфизма веществ, которая исключает возможность применения стандартной методологии оценки изобретательского уровня новых кристаллических форм известного вещества, применение указанной методологии при рассмотрении заявки на выдачу патента на кристаллическую форму вещества всегда будет означать соответствие последней условию патентоспособности «изобретательский уровень», поскольку если заявленная кристаллическая форма является новой, то в уровне техники невозможно отыскать кристалл, характеризующийся тем же расположением пиков на порошковой рентгеновской дифрактограмме. Поэтому проверка будет завершена на шаге 3.

Вместе с тем такой подход не соответствует сути отношений в сфере патентования, поскольку различные полиморфные модификации одной и той же фармацевтической субстанции не обязательно проявляют различную фармакологическую активность, следовательно, поиск конкретной кристаллической формы не обязательно связан с решением конкретной технической задачи (может быть, например, вызван лишь желанием получить зависимый патент от патента на само вещество).

Хотя перебор различных полиморфных кристаллических форм вещества может быть рутинной задачей для специалиста в области фармацевтики, если поиск конкретной полиморфной кристаллической формы направлен и на решение конкретной технической задачи, то решающая ее новая форма должна признаваться обладающей изобретательским уровнем, если для специалиста явным образом не следует из уровня техники.

Президиум обратил внимание: несмотря на то, что все кристаллические формы одного вещества могут иметь отличающиеся друг от друга свойства, невозможно заранее предсказать, какая (из пока неизвестных) кристаллическая форма будет обладать определенными параметрами (можно лишь утверждать, что если новая форма будет найдена, то ее свойства будут каким-то образом отличаться от свойств известной формы). Отдельные отличия (их совокупность) могут быть неожиданными.

Президиум СИП отметил, что проверка новой кристаллической формы на соответствие условию охраноспособности «изобретательский уровень» включает в себя анализ в числе прочего:

известности (или очевидности для специалиста) полиморфизма конкретного вещества (а не полиморфизма в целом как явления);

известности (или очевидности для специалиста), в том числе стандартности, методов получения конкретной кристаллической формы конкретного вещества;

неожиданности для специалиста конкретного изменения физико-химических свойств, эффекта (неожиданности технического результата) по сравнению с известными формами конкретного вещества.

Таким образом, ни само по себе получение стандартными методами новой кристаллической формы известного своим полиморфизмом вещества, ни изучение ее свойств и демонстрация отличий в ее свойствах от других известных кристаллических форм или от аморфной формы не являются изобретением, соответствующим условию патентоспособности «изобретательский уровень», если описанные в соответствующей заявке свойства не раскрывают неожиданный для специалиста эффект (технический результат), позволяющий использовать новую кристаллическую форму таким образом, как не могли использоваться известные кристаллические формы этого же вещества.

В такой ситуации задача Роспатента при проверке изобретательского уровня новой кристаллической формы – оценить, проявляет ли такая форма в конкретном случае неожиданные для специалиста полезные свойства, демонстрирует ли неожиданный для специалиста эффект (технический результат), было ли ее выявление рутинной операцией или же было направлено на решение конкретной технической задачи.

Обзор подготовлен Аристовой Я.А.

4.3. Промышленная применимость фармацевтической композиции по евразийскому патенту

Постановление президиума СИП от 09.12.2024 по делу № СИП-863/2023

Для доказывания промышленной применимости фармацевтической композиции по евразийскому патенту нужно подтверждение ее терапевтической эффективности; активность на клетках in vitro может подтвердить биологическую активность вещества, но терапевтическую эффективность фармацевтической композиции таким образом подтвердить нельзя.

Роспатент не может выходить за пределы возражения, поданного в отношении определенных независимых пунктов формулы, и признавать патент недействительным полностью без поданного в отношении всех пунктов формулы возражения и в отсутствие волеизъявления патентообладателя в отношении корректировки формулы.

В Роспатент подано возражение против действия на территории Российской Федерации патента на группы изобретений (в части двух независимых пунктов формулы, охрана по которым была продлена), мотивированное в том числе ее несоответствием условиям патентоспособности «промышленная применимость».

Роспатент удовлетворил возражение ввиду несоответствия группы изобретений требованию «промышленная применимость» (с учетом этого иные условия не проверялись), евразийский патент признан недействительным полностью.

Решением суда первой инстанции, оставленным в силе президиумом СИП, патентообладателю отказано в признании решения Роспатента недействительным.

Суд первой инстанции решил, что в материалах заявки, , а также в описании группы изобретений по спорному патенту отсутствуют сведения, позволяющие сделать вывод о том, что рассматриваемые композиции могут быть использованы в здравоохранении, т.е. не приведены сведения, объективно подтверждающие реализацию назначения изобретения, не приведены данные испытаний и не показаны примеры лечения или предотвращения заболевания, в них содержатся лишь декларативные сведения, в описании показаны лишь приемы подготовки к исследованиям, которые осуществляются вне организма (in vitro). При этом результаты исследований не приведены.

Президиум СИП согласился с выводами суда первой инстанции, отметив следующее.

1. Согласно абз. 4 п. 1.4.6.3 Правил составления, подачи и рассмотрения евразийских заявок в Евразийском патентом ведомстве, утв. приказом Евразийского патентного ведомства от 18.05.1998 № 22 (далее – Правила № 22) для изобретения, относящегося к средству для лечения, диагностики или профилактики заболевания людей или животных, приводятся достоверные сведения, подтверждающие его пригодность для лечения, диагностики или профилактики указанного заболевания. В отношении композиции п. 1.4.6.3 Правил № 22 раскрывает, что должны быть приведены примеры, в которых указываются ингредиенты, входящие в состав композиции, их характеристики и количественное соотношение. Должен быть также описан способ получения композиции (абз. 8 п. 1.4.6.3 Правил № 22).

Критерий «промышленная применимость» предполагает принципиальную пригодность изобретения для использования в какой-либо из отраслей промышленности, требованию промышленной применимости могут соответствовать изобретения, которые реализуемы лишь однократно в специфических, неповторимых условиях.

Именно патентообладатель должен доказывать факт раскрытия принципиальной возможности осуществления изобретения с реализацией заявленного назначения, чтобы у эксперта (т.е. у специалиста в данной области техники) не возникло сомнений.

Президиум СИП согласился с выводом суда первой инстанции.

В этой части позиция патентообладателя сводилась к тому, что в рассматриваемом деле фармацевтическая композиция основана на новом, не известном из уровня техники, соединении.

По этой причине заявитель полагал, что к группе спорных изобретений применяются положения не абз. 4 и 8 п. 1.4.6.3 Правил № 22, а положения абз. 2 того же пункта Правил.

В абз. 2 п. 1.4.6.3 Правил № 22 предусмотрено, что для изобретения, относящегося к новому химическому соединению с установленной структурой, приводятся структурная формула и физико-химические константы. Для изобретения, относящегося к химическому соединению с неустановленной структурой, приводится набор признаков, позволяющих его идентифицировать. Кроме того, описывается способ, которым эти соединения получены, при необходимости подтверждается возможность использования соединении по определенному назначению, а для биологически активных веществ приводятся показатели количественных характеристик активности и при необходимости и токсичности, а в случае необходимости – избирательности действия и другие показатели.

Представитель Евразийской патентной организации в судебном заседании президиума СИП также полагал возможным применять это положение для фармацевтических композиций, если по одной заявке испрашивается предоставление правовой охраны для группы изобретений, включающей как само новое, не известное из уровня техники, соединение, так и включающие такое соединение композиции.

Учитывая, что группа спорных изобретений охватывается патентом, полученным по выделенной заявке из заявки на новое, не известное из уровня техники, соединение, представитель Евразийской патентной организации указал на применимость такого подхода к настоящему делу.

Евразийская патентная организация не привела никаких данных, позволяющих считать, что страны – участницы Евразийской патентной конвенции именно так толкуют нормы международных соглашений в этой области.

Между тем необходимость применения такого подхода в настоящем деле не следует из буквального содержания приведенных п. 1.4.6.3 Правил № 22, регламентирующего соответствующие требования для изобретения, относящегося к средству для лечения, диагностики или профилактики заболевания людей или животных, и для композиции: независимые оспариваемые пункты формулы группы изобретений по спорному патенту относятся только к фармацевтическим композициям.

Президиум СИП признал, что для фармацевтической композиции нужно подтверждение ее терапевтической эффективности.

И Роспатент, и суд первой инстанции обоснованно исходили из того, что активность на клетках in vitro может подтвердить биологическую активность вещества, но терапевтическую эффективность фармацевтической композиции таким образом подтвердить нельзя, поскольку при применении композиции на живом организме возникает много сопутствующих факторов, которые могут влиять на терапевтическую эффективность, несмотря на биологическую активность. Терапевтическая эффективность, например, зависит от таких параметров, как всасывание, распределение, метаболизм и выведение, которые на клетках in vitro проверить невозможно.

2. Президиум СИП признал заслуживающими внимания доводы заявителей кассационных жалоб в отношении необоснованного признания действия спорного патента на территории Российской Федерации недействительным полностью.

Процедура рассмотрения возражения основана на положениях ст. 45 Конституции РФ и ст. 11 ГК РФ и предполагает защиту прав подателя возражения в административном порядке.

Удовлетворение возражения не может быть произвольным и предполагает согласие административного органа как с самим заявленным требованием, так и с его основанием.

В Правилах не предусматривается возможность удовлетворения возражения в большем объеме, чем просил податель возражения.

Иной подход противоречит предусмотренному ст. 45 Конституции РФ и ст. 11 ГК РФ существу административной процедуры рассмотрения конкретного спора, допустимой исключительно по воле инициирующего эту процедуру конкретного лица в случаях, предусмотренных законом.

Роспатент не мог выходить за пределы возражения и признавать спорный патент недействительным полностью без поданного в отношении остальных пунктов формулы возражения и в отсутствие волеизъявления патентообладателя в отношении корректировки формулы группы изобретений по спорному патенту.

Решение о признании недействительным действия на территории России евразийского патента как не соответствующего условиям патентоспособности имеет такое же правовое значение, что и признание российского патента недействительным на основании п. 1 ст. 1398 ГК РФ. С учетом п. 139 Постановления № 10, решение Роспатента о признании недействительным патента влечет аннулирование патента и прекращение соответствующего исключительного права с даты подачи в Роспатент заявки на выдачу патента, аннулирование записи в соответствующем Государственном реестре.

Таким образом, решение о признании недействительным действия на территории Российской Федерации евразийского патента действует с обратной силой.

Обзор подготовлен Кольздорф М.А.

5. Патенты на полезные модели

5.1. В поисках оси

Постановление президиума СИП от 11.11.2024 по делу № СИП-814/2023

Формула технического решения должна читаться с учетом общепринятых в русском языке подходов к согласованию слов в предложении, а термины из области геометрии не могут трактоваться в отрыве от общепринятых знаний в этой области.

Роспатент отказал в удовлетворении возражения заявителя на решение об отказе в выдаче патента на полезную модель «Одноразовый шприц-тюбик». В ходе экспертизы было установлено несоответствие объекта условию «новизна», поскольку все существенные признаки модели совпадали с признаками устройства, раскрытого в уровне техники.

Заявитель обратился в СИП, и после отказа в удовлетворении заявления судом первой инстанции дело было направлено на новое рассмотрение судом кассационной инстанции.

При новом рассмотрении требования заявителя вновь были оставлены без удовлетворения, но президиум СИП отменил судебный акт и передал дело на новое рассмотрение.

С учетом основания для отказа в выдаче патента суду необходимо было проверить доводы заявителя о неизвестности существенных признаков заявленной модели из выявленного в ходе экспертизы противопоставленного источника.

Несогласие заявителя с решением Роспатента было в первую очередь вызвано различной трактовкой признака «корпус представляет собой цилиндр, с двух сторон усеченный плоскостями, параллельными оси». В связи с тем, что Роспатент и заявитель имели в виду разные «оси», возникала неопределенность относительно расположения усеченных плоскостей, параллельных оси, следовательно наличия усечения в противопоставленном источнике. Так, в источнике имелось усечение относительно поперечной оси (линия, параллельная основаниям цилиндра и равноудаленная от них), но, как указывал заявитель, не было выявлено усечения относительно оси продольной (линия, проходящая через основания цилиндра).

При первом рассмотрении дела президиум суда указал, что подход Роспатент и суда первой инстанции не соответствует общеизвестным знаниям в области геометрии и материалам заявки, что привело к неправильному поиску данного признака в техническом решении, известном из противопоставленного источника, и к нерассмотрению фактически заявленных доводов заявителя в этой части.

При новом рассмотрении заявитель вновь настаивал, что признак «корпус представляет собой цилиндр, с двух сторон усеченный плоскостями, параллельными оси» отсутствует как в тексте, так и в графических материалах противопоставленного источника.

Суд первой инстанции признал некорректность употребления термина «ось» в решении Роспатента, но установил, что административный орган имел в виду не ось цилиндра, а «горизонтальную ось симметрии цилиндрической части корпуса», изображенную на чертеже поперек цилиндра в противопоставленном источнике. Вместе с тем, суд указал, что некорректное употребление терминов не привело к принятию неверного решения, и сделал самостоятельный вывод о наличии всех существенных признаков заявленной модели в уровне техники.

Вновь не согласившись с решением суда первой инстанции, президиум СИП обратил внимание на необходимость учитывать общеизвестные знания в области геометрии, что позволило бы прийти к однозначной трактовке присущих спорной заявки признаков: какая линия является осью цилиндра, какие плоскости параллельны этой оси, в какой мере цилиндр является усеченным и т.д.

Так, президиум СИП напомнил, что цилиндр – геометрическое тело, ограниченное цилиндрической поверхностью и двумя параллельными плоскостями, пересекающими ее; цилиндр относится к группе тел, образованных путем вращения плоской геометрической фигуры вокруг оси. Соответственно, ось проходит через параллельные основания, являясь центральной линией цилиндра, вокруг которой вращалась плоская геометрическая фигура

При этом президиум СИП отметил, что формула технического решения должна читаться с учетом общепринятых в русском языке подходов к согласованию слов в предложении.

Аргументируя от обратного, президиум СИП указал, что если следовать логике суда первой инстанции и предположить, что в спорном пункте формулы под осью имеется в виду линия, параллельная основаниям цилиндра, то теряют смысл слова «с двух сторон усеченный плоскостями» указанного фрагмента. При таким образом определенной оси усечение цилиндра будет осуществляться линиями, параллельными основаниям.

Общеизвестно свойство параллельных прямых: если одна из двух параллельных прямых параллельна третьей, то и другая прямая параллельна третьей (курс геометрии 7-го класса).

Однако усеченный цилиндр – это геометрическое тело, отсекаемое от цилиндра плоскостью, непараллельной основанию.

Линии, признанные судом первой инстанции параллельными определенной им «оси», соответственно, параллельны основанию. Значит, получившийся цилиндр не является усеченным.

Так, президиум СИП подчеркнул, что формула технического решения должна читаться с учетом общепринятых в русском языке подходов к согласованию слов в предложении, а термины из области геометрии не могут трактоваться в отрыве от общепринятых знаний в этой области.

Кроме того, как указано в п. 2 ст. 1354 ГК РФ, для толкования формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи, а также трехмерные модели изобретения и полезной модели в электронной форме.

В данном случае графические материалы не сужают или изменяют признаки, отраженные в формуле, а лишь подтверждают, что в формуле термины использованы в стандартном, общепринятом значении.

Приведенное судом первой инстанции расположение оси поперек цилиндра полностью противоречит описанию и графическим материалам, а также приводит к суждению об усечении цилиндра по его полусферическому и сплюснуто-вытянутому концам, а не по боковым сторонам, что не соответствует материалам заявки.

Обзор подготовлен Капыриной Н.И.

6. Патенты на промышленные образцы

6.1. Срок «авторской льготы»

Постановление президиума СИП от 29.11.2024 по делу № СИП-551/2024

Срок, установленный в абз.2 п. 4 ст. 1352 ГК РФ носит ретроспективный характер и не подлежит восстановлению, даже при наличии уважительных причин.

Роспатент отказал заявителю в выдаче патента на промышленный образец «Сумка для инструментов» ввиду несоответствия условию «оригинальность».

При подаче возражения заявитель ссылалась на то, что она имеет прямое отношение к реализации изделия, внешний вид которого признан ближайшим аналогом ее образца, но ею был пропущен установленный в положении п. 4 ст. 1352 ГК РФ двенадцатимесячный срок для подачи заявки в связи с существенными причинами – беременностью и отпуском по уходу за ребенком.

Отказывая в удовлетворении возражения Роспатента отметил, что законодательство не предусматривает основания для восстановления предусмотренного п. 4 ст. 1352 ГК РФ срока по уважительной причине, и административный орган не наделен соответствующими полномочиями.

Заявитель обратилась в СИП, прося, среди прочего учесть по аналогии правовую позицию, отраженную в определении ВС РФ от 29.01.2019 № 78-КГ18-74. Согласно разъяснениям ВС РФ при разрешении вопроса о восстановлении пропущенного срока на обращение в суд необходимо учитывать положения Конституции РФ, гарантирующие женщинам, сочетающим деятельность на основании трудового договора с исполнением семейных обязанностей, равную с другими гражданами возможность реализации прав и свобод в сфере труда.

Отказывая в удовлетворении заявления о признании решения Роспатента недействительным, СИП пришел к выводу, что срок, установленный в абз. 2 п. 4 ст. 1352 ГК РФ является материальным, а материально-правовые сроки не восстанавливаются, если иное прямо не предусмотрено законом, восстановление данных сроков не охватываются аналогией закона. При этом возможности исчисления установленного в ст. 1352 ГК РФ срока иным образом, с иной даты, в законе не предусмотрено.

Президиум СИП поддержал решение суда первой инстанции и отказывал в удовлетворении кассационной жалобы, отметив следующее.

Признавая конституционную значимость поддержки материнства и детства, президиум СИП констатировал: норма в абз.2 п. 4 ст. 1352 ГК РФ носит универсальный характер и не направлена на ущемление каким-либо образом прав матерей и детей.

Также президиум суда отметил, что ни рассматриваемая норма, ни иные нормы Кодекса не устанавливают срок на подачу заявки для получения патента. Напротив, момент подачи заявки выбирает сам заявитель. Вместе с тем, ГК РФ устанавливает определенные последствия результата такого выбора.

В рассматриваемой норме дата подачи заявки на промышленный образец принимается во внимание для определения круга сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца, которые, тем не менее, не учитываются при установлении новизны и оригинальности промышленного образца.

Норма носит не перспективный характер (не дает право на совершение каких-либо действий вперед во времени от определенной даты), а ретроспективный характер: позволяет не учитывать сведения, раскрытые в прошлом – в течение двенадцати месяцев до даты подачи заявки на промышленный образец.

Восстановление ретроспективных сроков невозможно.

Суд отметил, что фактически, требуя восстановления «срока на подачу заявки на получение патента», заявитель просит увеличить в прошлое этот ретроспективный срок и не включать в круг общедоступных сведения, раскрытые за двадцать пять месяцев до даты подачи заявки на спорный промышленный образец, а такой возможности ГК РФ не предоставляет.

Более того, президиум СИП подчеркнул, что норма абз. 2 п. 4 ст. 1352 ГК РФ устанавливает исключение из общего правила, сформулированного в п. 2 и 3 ст. 1352 ГК РФ, согласно которому новизна и оригинальности оценивается на дату приоритета промышленного образца.

Президиум суда напомнил, что нормы-исключения толкованию по аналогии не подлежат – в них отсутствует сама возможность существования пробела в правовом регулировании (все, что не подпадает под исключение, охватывается общим правилом), а введение исключений из общего правила относится к дискреции законодателя.