Правоприменительная практика по вопросам защиты географического указания и наименования места происхождения товара: анализ проблем и возможные пути их решения (часть 2)¹

Первая часть статьи

Содержание нарушения исключительных прав на средства индивидуализации

При применении судами и патентным ведомством норм § 3 главы 76 Гражданского кодекса Российской Федерации, посвящённых географическим указаниям (далее также – ГУ) и наименованиям места происхождения товара (далее также – НМПТ), в судебной практике возникают вопросы относительного того, какое действие следует считать нарушением прав на ГУ (НМПТ).

Согласно пункту 3 ст. 1519 ГК незаконным использованием ГУ (НМПТ) признается:

1) использование зарегистрированного ГУ (НМПТ) лицами, не обладающими правом его использования, даже если при этом указывается подлинное место происхождения товара или ГУ (НМПТ) используется в переводе либо в сочетании с такими словами, как «род», «тип», «имитация» и тому подобными;

2) использование зарегистрированного ГУ (НМПТ) лицами, обладающими правом его использования, в отношении товара, не обладающего характеристиками, указанными в Государственном реестре географических указаний и наименований мест происхождения товара (далее - ГРУН), либо произведенного за пределами границ географического объекта, указанных в ГРУН;

3) использование для любых товаров обозначения, включающего, воспроизводящего или имитирующего зарегистрированное ГУ (НМПТ), способного ввести потребителей в заблуждение относительно места происхождения товара или характеристик товара.

В деле № А56-9360/20232 правообладатель в отношении НМПТ «Крестецкая строчка» требовал от ответчика прекратить использование НМПТ на сайтах (обучение вышивке, реклама вышивки на заказ), удалить опубликованные фото и видео, уплатить компенсацию. Ответчик (ИП), возражая против иска, утверждал, что не производит и не распространяет контрафактных товаров, а создает онлайн-курсы по вышивке (вебинары). Из статьи 1516 ГК следует, по мнению ответчика, что НМПТ регистрируется исключительно для недопущения производства товара за пределами географических границ, в которых НМПТ стало уникальным, но никак не для того, чтобы не допускать упоминание НМПТ в образовательных, учебных и научных целях, тем более когда НМПТ имеет смысловую нагрузку, используется в своем прямом словарном значении и безотносительно к товарам, для которых наименование было зарегистрировано в качестве НМПТ. В противном случае это означало бы законодательно установленное ограничение на прогресс в области науки и культуры. Согласно пункту 157 Постановления Пленума ВС РФ от 23 апреля 2019 г. № 10, «употребление слов (в том числе имен нарицательных), зарегистрированных в качестве словесных товарных знаков, не является использованием товарного знака, если оно осуществляется в общеупотребительном значении, не для целей индивидуализации конкретного товара, работы или услуги (в том числе способами, перечисленными в пункте 2 статьи 1484 ГК РФ), например, в письменных публикациях или устной речи».

Суд первой инстанции обязал ответчика прекратить использование НМПТ и уплатить компенсацию правообладателю, однако апелляционный суд решение суда первой инстанции отменил, в удовлетворении требований истца отказал. СИП справедливо поддержал выводы суда апелляционной инстанции, обратив внимание на то, что под использованием НМПТ подразумевается использование в целях индивидуализации товаров лица. Упоминание обозначения, которое зарегистрировано в качестве НМПТ, в вебинаре в образовательных целях не является использованием места происхождения товаров, и соответственно не свидетельствует о нарушении исключительных прав на данный объект. В материалы дела не было представлено доказательств, подтверждающих факт предложения на сайте ответчика товаров, с использованием НМПТ, права на которое принадлежат истцу3.

Еще одним аспектом проблемы содержания нарушения исключительного права на ГУ (НМПТ) является то, что с момента регистрации ГУ (НМПТ) одним лицом, все остальные производители местной продукции, использующие ГУ (НМПТ) становятся нарушителями права на него. Производимый такими лицами товар соответствует характеристикам, зафиксированным в ГРУН, но отсутствие у его производителя или продавца права использования ГУ или НМПТ делает его нарушителем при фактическом соответствии товара охраняемым характеристикам, тогда как процесс получения необходимых документов для предоставления исключительного права на ГУ (НМПТ) и государственной регистрации может занимать длительное время. Этот вывод можно проиллюстрировать на примере дела в отношении НМПТ ”Елецкие кружева”, в котором СИП обратил внимание на то, что «довод фабрики [ООО Фабрика НХП ”Елецкие кружева”, о том, что само по себе приобретение обществом [ООО ”Кружевной край”] права на наименование места происхождения товара ”Елецкие кружева”, по свидетельству Российской Федерации № 78/2 не исключает возможности квалификации его действий по использованию спорного наименования как нарушение исключительного права фабрики, которое возникло ранее, обоснован»4. В данном деле фабрике было отказано во взыскании компенсации за нарушение обществом исключительного права в связи с недоказанностью использования НМПТ на товарах, производимых обществом. Однако судом сделан вывод о том, что правообладатель ГУ (НМПТ), который первым получил исключительное право на него, вправе взыскивать компенсацию с последующих правообладателей исключительного права на это же ГУ (НМПТ) за период его использования до того момента, как «нарушитель» получит право на ГУ (НМПТ). Решением данной проблемы может стать установление срока, в течение которого желающие получить право на ГУ (НМПТ) предприниматели, должны подать соответствующее заявление в Роспатент, не считаясь нарушителем исключительного права на ГУ (НМПТ) лица, которое первым получило право на соответствующее обозначение.

В делах о содержании нарушения исключительного права возникает также вопрос о том, считаются ли нарушением исключительного права на товарный знак действия по производству товара с использованием НМПТ до (после) момента присоединения к регистрации ГУ (НМПТ).

В деле № А01-503/20225 правообладатель товарных знаков, содержащих слова «Пиво Майкопское» (№ 596056, 677614, 885454, 892033, 971177), имеющий с 30 апреля 2020 г. право на НМПТ «ПИВО МАЙКОПСКОЕ» (№ 248/1), повторно (после решения от 30 августа 2021 г. по делу № А01-119/2021 с аналогичными требованиями6) обнаружил продажу третьими лицами контрафактной продукции конкурента, имеющего право на НМПТ с 15 февраля 2022 г. СИП счёл, что суды правомерно взыскали с конкурента компенсацию, поскольку он продолжил производить и реализовывать контрафактные товары после принятия решения по предшествующему делу. Такая позиция суда, однако, представляется спорной, поскольку игнорирует (1) непрерывность производственного цикла (например, производитель мог заранее заказать упаковку или этикетки для производимого им товара); (2) наличие у «нарушителя» права на НМПТ и использование правообладателем товарных знаков для препятствования использованию этого права; (3) то, что до даты вступления решения по делу № А01-119/2021 в силу вопрос правомерности использования обозначений оставался спорным, а после этой даты «нарушитель» контрафакт не производил7.

Соответствие товаров в ГРУН

Еще одной интересной проблемой, выявленной на практике, являются судебные споры, в которых поднимался вопрос о несоответствии производимых товаров особым характеристикам, содержащимся в ГРУН.

К примеру, в деле № СИП-347/20228 Роспатент отказал в предоставлении исключительного права на НМПТ «Нагутская-4», поскольку (1) выявил отличие химических свойств воды, указанных в заявке и в ГРУН; (2) Роспатент не наделен полномочиями по оценке того, являются ли выявленные отличия существенными, а разъяснения уполномоченного на это органа (Минздрава РФ) заявитель не представил (фактически заключение Минздрава представлено, но оценка воды выполнена по показателям ГОСТ, а не ГРУН). СИП, рассматривая дело в качестве суда первой инстанции, указал, что именно заключение Минздрава РФ является единственным допустимым доказательством наличия у товара особых свойств, указанных в ГРУН. В ходе рассмотрения дела Минздравом РФ представлены пояснения, указывающие, что расхождения химических свойств воды, указанных в заявке и в ГРУН, несущественны (находятся в пределах природных вариаций и не меняют квалификационную оценку минеральной воды). Президиум СИП отметил, что в приложенном к заявке заключении Минздрава РФ приводилось сравнение минеральной воды с параметрами ГОСТ, а не с параметрами ГРУН, что противоречит ст. 1522.1 ГК, однако допустимо исправление недостатков заключения и в судебном порядке, а не только посредством запроса заключения самим Роспатентом в уполномоченном органе или посредством отказа в предоставлении исключительного права с последующей подачей новой заявки (как писал Роспатент в кассационной жалобе).

В деле № СИП-511/20219 Роспатент отказал в предоставлении права на использование НМПТ «Нагутская» (№ 61), поскольку указанные в заявке показатели минерализации воды не совпадают с аналогичными показателями минеральной воды «Нагутская», внесенными в ГРУН. Роспатент, принимая решение, не принял во внимание документы Минздрава и Национального медицинского исследовательского центра реабилитации и курортологии, подтверждающие, что отличия в химическом составе добываемой минеральной воды являются несущественными, находятся в пределах природных вариаций и не меняют квалификационную оценку этой минеральной воды. Суды подчеркнули, что именно заключение министерства является единственным допустимым доказательством наличия у товара особых свойств, указанных в ГРУН, а кроме того, недопустимо противоречивое и непоследовательное поведение административного органа, следовательно, с учётом ранее выданных свидетельств на использование НМПТ для воды с отличающимся от ГРУН составом, а также позиции Роспатента по аналогичным делам (по делу № СИП-784/2016) отказ неправомерен.

Роспатент обжаловал решение, считая недопустимым использование на практике предоставления исключительного права на ранее зарегистрированное НМПТ категории «несущественное отличие от особых свойств товара, указанных в Государственном реестре», ввиду сложностей в определении границ отклонения. Используемый в настоящее время способ описания особых свойств товара путем указания диапазонов значений направлен на создание условий для распространения правовой охраны определенного НМПТ на незначительно отличающиеся товары, тогда как примененный при принятии обжалуемого решения подход суда первой инстанции противоречит воле законодателя и нарушает права потребителей. В деле № СИП-547/201810 аналогично был решён спор, вызванный заключением Минздрава, в котором последний произвольно изменял особые свойства товара по сравнению с внесёнными в ГРУН. Учитывая, что Роспатент полномочен лишь проверять наличие заключения компетентного органа, но не содержание (в т.ч. обоснованность) такого заключения, создаётся ситуация, при которой орган исполнительной власти, по сути, по собственному усмотрению принимает решение о допущении или недопущении хозяйствующих субъектов на рынок маркируемого ГУ (НМПТ) товара.

Таким образом, в указанных делах суды признали неправомерным отказ Роспатента, указав, что заключение уполномоченного органа исполнительной власти является единственным допустимым доказательством наличия у товара особых свойств, указанных в ГРУН, а Роспатент возражал, считая недопустимым использование в практике предоставления исключительного права на ранее зарегистрированное НМПТ категории «несущественное отличие от особых свойств товара, указанных в Государственном реестре», ввиду сложностей в определении границ отклонения.

В деле № А03-14676/202111 по требованию компании «Алтайский пчелоцентр» суды признали выпущенную ответчиком – другим крупным местным производителем меда ООО «Алтайская компания ”Медовый край” – продукцию контрафактной с последующим изъятием из оборота и уничтожением, поскольку НМПТ «Алтайский мед» использовалось им в отношении иных товаров (мёда с различными добавками), чем описанные в свидетельстве о регистрации права на использование НМПТ (мёд без добавок). По мнению судов, это недопустимо, поскольку смешение меда с добавками приводит к изменению состава продукта, цвета, его вкусовых качеств, а значит, в этом случае НМПТ используется в отношении товара, не обладающего характеристиками, указанными в ГРУН. В ходе рассмотрения дела ответчик также заявлял о злоупотреблении правом со стороны истца (факт недобросовестной конкуренции). СИП, признав наличие нарушения исключительного права на стороне ответчика, также сделал вывод об отсутствии на стороне истца признаков злоупотребления правом, поскольку у истца имеется реальный экономический интерес в защите своих прав. В деле А03-5084/202312 рассматривалось аналогичное требование, однако истцом выступал ответчик по предыдущему делу, а ответчиком – истец по предыдущему делу. Данные дела предположительно связаны с тем обстоятельством, что производители мёда пытаются таким образом устранить конкурентов с рынка: они через суд предъявляют друг к другу указанное требование, что не может не причинить существенные убытки всему производству.

Еще одним аспектом обозначенной проблемы является то, что в описании многих ГУ (НМПТ) неочевидно, каким образом связь с конкретным местом опосредует особые свойства товара. При этом характеристики, закрепленные в ГРУН, формулируются лицом, первым решившим зарегистрировать новое ГУ (НМПТ), поэтому не всегда являются объективными (они могут быть сформулированы таким образом, чтобы ограничить число лиц, которые имеют возможность получить право использования соответствующего обозначения13). Основным доказательством заявителей по таким делам является заключение профильного органа14 , и для оспаривания предоставления правовой охраны необходимо оспорить заключение такого органа. Очевидно, было бы целесообразно для решения вопросов о выработке соответствующих критериев, проведения экспертизы возможности производства товаров, соответствующих закрепленным в ГРУН характеристикам, продумать вопрос о наделении такими функциями специализированных профильных научных учреждений15.

Применительно к вопросу о наличии особых свойств товара на практике также возникает вопрос о контроле за соблюдением этого требования.

К примеру, в деле № № А40-145745/201216 НМПТ «Сарова» (№ 4) было зарегистрировано в отношении минеральной воды в 1992 г. В 2013 г. выяснилось, что представленное при регистрации НМПТ заключение не содержало данных о том, какие особые свойства обуславливают уникальность товара и его отличие от аналогичных товаров. Данные нарушения, допущенные при регистрации НМПТ, стали одним из редких случаев, когда правовая охрана НМПТ была прекращена в судебном порядке.

Соотношение ГУ (НМПТ) и ГОСТов

Ряд судебных споров включал использование производителями ГОСТов (технология) при наличии аналогичных ГУ (НМПТ), при этом между ними возникали противоречия.

ГОСТы могут включать НМПТ, а предприниматели, выпускающие товар согласно ГОСТу, формально могут использовать обозначение НМПТ, содержащееся в ГОСТе. Данный вопрос, в частности, возникал в рассмотренном в части первой настоящей статьи деле № А79-5314/2018 в отношении НМПТ «Сыр адыгейский». СИП указал, что наличие технических требований к товару не может исключать правовую охрану НМПТ17, то есть «суд подчеркнул, что ГОСТы и НМПТ имеют разное правовое регулирование, поскольку включение обозначения в ГОСТ не означает право аннулировать НМПТ»18.

Еще одним примером может служить дело № А32-22856/202119. Истец – завод минеральных вод «Горячеключевской» требовал признать контрафактной, прекратить производство и введение в оборот ООО «Ручеёк» минеральной воды «Горячий Ключ-2006» и «Горячий Ключ — 2006-1». ООО «Ручеёк» ссылалось на п. 5.4.2.1 ГОСТ 32220-2013, согласно которому название расфасованной воды может включать географическое наименование местности или населенного пункта, где находится источник воды. СИП указал, что наличие в пункте 5.4.2.1. ГОСТ 32220-2013 указания на возможность включать в наименование артезианской воды место происхождения ее источника не исключает необходимости соблюдения исключительных прав на конкретное НМПТ. Кроме того, СИП обратил внимание на то, что факт получения ООО «Ручеёк» свидетельства на НМПТ № 40/7, срок действия которого истек 10 апреля 2020 г., свидетельствует о том, что ООО «Ручеёк» было знакомо с процедурой получения соответствующего права.

Другим примером, иллюстрирующими указанную проблему, является также НМПТ «Нарзан», для которого географическая зона даже не указана в ГРУН, но определяется в ГОСТ Р 54316-202020.

В случае одновременного существования и использования производителями ГОСТов необходимо определить, следует ли при наличии ГОСТов на производство конкретных товаров (минеральные воды, продукты питания) предоставлять им охрану в качестве ГУ (НМПТ). Во всяком случае необходимо определить, как должны соотноситься требования ГОСТа и характеристики ГУ (НМПТ). Для продуктов питания следует рассмотреть возможности использования других способов охраны, таких как сертификация или применяемая в ЕС система охраны традиционных рецептов. В доктрине также предлагается пересмотреть содержание существующих ГОСТов, чтобы исключить из них охраняемые ГУ (НМПТ)21.

Снижение судами компенсации, запрошенной правообладателем ГУ (НМПТ)

Согласно пункта 2 ст. 1537 ГК правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости контрафактных товаров, на которых незаконно размещено географическое указание или наименование места происхождения товара.

Общей проблемой практики не только для ГУ (НПМТ), но для всех объектов интеллектуальных прав является инициативное снижение судами размера компенсации, предусмотренной абз. 1 п. 3 ст. 1252 ГК. Сложилась практика, при которой достаточной правовой аргументацией снижения компенсации признаётся воспроизведение формулировок о разумности, справедливости и соразмерности взыскиваемой компенсации без детального анализа обстоятельств дела, на основании которых взыскиваемая компенсация оценена как разумная, справедливая и соразмерная.

Помимо того, что снижение размера компенсации практически не обосновывается судом, оно также лишено предсказуемых пределов: если в одних делах снижение трёхкратное, двукратное или даже меньше (дела № А47-14851/202222, А47-5761/2022, А47-14227/202123, А47-16724/202124), то в иных случаях сумма компенсации снижалась судом (также без детальной аргументации) в 5 (А41-65826/202225), 6 (дело № А47-17921/202226), 10 (дело № А41-91892/202227) или даже 33 раза (А47-10807/202128). В деле № А32-6177/2023 суд снизил размер взыскиваемой компенсации с 5 млн до 10 тыс. рублей, обосновав это «принципами разумности и справедливости, отсутствием надлежащих доказательств, обосновывающих размер компенсации, соразмерность компенсации последствиям нарушения, исходя из прекращения ответчиками производства продукции со спорным географическим наименованием, ухудшение финансового положения ответчиков, ввиду уничтожения производственного предприятия в результате пожара»29.

При этом из решения в решение30 воспроизводится подход, согласно которому суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение, учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации.

Также в делах о взыскании компенсации последовательно применяется правовая позиция, сформированная ВС РФ: когда несколько лиц обладают одним исключительным правом, нарушенным считается одно исключительное право (п. 69 Постановление Пленума ВС РФ от 23 апреля 2019 г. № 10), но если другие правообладатели не привлечены к участию в деле, на них не распространяется преюдициальная сила судебного акта, а значит в таком случае допускалось бы неоднократное предъявление ими требований о взыскании компенсации с ответчика, что не отвечало бы целям гражданско-правовой ответственности и приводило бы к серьезному нарушению баланса интересов сторон. Для исключения такой ситуации при обращении в суд одного из правообладателей суду для верного расчета подлежащей взысканию компенсации необходимо: (1) выявить всех правообладателей спорного наименования; (2) привлечь их к участию в деле, разъяснив им право требовать взыскания компенсации в свою пользу; (3) исходя из доли рынка, занимаемой каждым правообладателем, определить долю истца в подлежащей взысканию компенсации; (4) взыскать компенсацию в соответствующей доле (п. 19 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 1 (2023), утв. Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 26 апреля 2023 г., правовая позиция определения ВС РФ от 15 ноября 2022 г. по делу № 308-ЭС22-9213).

В качестве примера можно привести дело № А47-5761/202231, в котором были установлены и привлечены к участию в деле все правообладатели НМПТ. Истец – ООО «Фабрика Оренбургских пуховых платков» – представил заключение специалиста о доле, не оспоренное другими участниками процесса, из которого следовало, что его доля на рынке относительно трех других правообладателей составляет 92,5 %. Суды снизили изначально взыскиваемый истцом размер компенсации с 500 000 до 200 000 рублей и, исходя из доли истца на рынке, пришли к выводу о возможности взыскания в его пользу денежных средств в сумме 185 000 рублей (92,5 %). В случае не привлечения к делу иных правообладателей НМПТ, что влечет невозможность установления доли истца, дело направляется на новое рассмотрение (см., например, дело № А40-146430/202232).

Не оспаривая справедливость данного подхода, необходимо дать ответ на вопрос о защите интересов иных правообладателей: в то время как размер компенсации определён истцом произвольно, затем произвольно снижен и пропорционально доле правообладателя-истца взыскан судом, каким образом учитываются интересы иных правообладателей, которые возможно потребовали бы иной размер компенсации (или применили бы иной способ ее расчета) и, соответственно, отправная точка для судейского усмотрения была бы иной.

Одной из причин формирования описанной судебной практики снижения компенсации за нарушение исключительного права может быть неявное сопротивление судов несправедливости принципа ответственности без вины, прямо закреплённого в абз. 3 п. 3 ст. 1250 ГК. Представляется более справедливым подход правопорядков, которые предоставляют освобождение от ответственности нарушителю, указавшему источник контрафактного товара, что позволяет, идя по цепочке, выявить действительного нарушителя (например, ст. 64 Закона КНР о товарных знаках33).